[案情]

[提要]方法发明专利侵权案件由于原告一般难以提供被告产品制作或设计方法的确凿证据，因此专利法规定采取举证责任倒置原则，即原告只需提供被告利用一定的方法制成的与用原告专利方法制成的同样或近似的商品，而由被告承担证明其商品的制作方法与原告专利方法不同的责任。但是被告公开其采取了一定保密措施的技术方法，使如何在诉讼中保护当事人的商业秘密成为这类案件审理的难点之一。需要法院在证据交换、开庭、鉴定、当事人阅卷、撰写裁判文书、归档等各个环节，根据案件的具体情况，公平合理地决定相关证据的披露程度，在保护当事人的诉权和保护商业秘密之间找到平衡点。本案合议庭在审理过程中从实践上进行了有益的探索。

原告蔡品杰、张建平

被告海南国科兆信防伪科技有限公司、上海兆信电码防伪技术有限公司

蔡品杰、张建平和陆才安是专利号为ZL98110643.9的“商品真伪的电话──计算机查询方法”发明专利的专利权人。海南国科兆信防伪科技有限公司(以下简称“海南兆信公司”)从事电码电话防伪技术产品的生产、销售，上海兆信电码防伪技术有限公司(以下简称“上海兆信公司”)是其在上海设立的经营同类产品的企业。两公司使用的电码电话防伪技术采用的方法，与蔡品杰等人的专利方法完全相同。“海南兆信公司”原使用王浩然“通用产品防伪标记”、陈明发“密码防伪标识物”的实用新型专利与蔡品杰等人的专利方法相同，现王浩然、陈明发的实用新型专利已被国家知识产权局宣告无效。蔡品杰、张建平认为两公司的行为已经侵犯了自己的专利权，遂诉至法院，要求判令两被告停止侵害、消除影响、赔偿损失。陆才安向法院提出申请放弃本案原告的诉讼权利，不参加本案诉讼。

鉴定专家经实地对被告“海南兆信公司”技术与原告的专利权利要求比较后认为，“海南兆信公司”的防伪查询技术与原告专利独立权利要求限定的系统结构和查询步骤的技术特征等同；“海南兆信公司”的防伪查询技术与原告专利独立权利要求限定的商品代码的生成步骤不相同也不等同。

[审判]

法院经审理认为：原告专利权利要求中的查询步骤和商品代码的生成步骤均为原告专利技术的必要技术特征。从专家的鉴定结论反映出，被告使用的防伪查询网络技术与原告专利权利要求中的查询步骤等同，但被告使用的防伪查询网络技术在商品代码的生成步骤过程中，从密码位数、密码生成步骤及其密码位置的调整方法等方面与原告专利权利要求必要技术特征的相应部分存在质的区别。根据专利侵权判断全部覆盖的原则，被告使用的防伪查询网络技术未全部落入原告ZL98110643.9号专利权利要求的保护范围，因而不构成侵权。原告的诉请法院不予支持。

[评析]

本案在审理中，主要涉及以下问题：

1、方法发明专利的侵权判断和诉讼技巧。应当说，方法发明专利侵权的受理与其它知识产权侵权案件受理存在区别。由于原告一般难以提供被告的产品制作或设计方法的确凿证据，因此，原告实际上只需提供被告利用一定的方法制成的与用原告专利方法制成的同样或近似的商品即可。根据法律规定，方法发明专利侵权的举证责任倒置，所以，被告有义务证明其商品的制作方法与原告的专利方法不同，否则，就要承担败诉的后果。尽管原告起诉时证明被告侵权的证据不充分，被告也强调其方法系商业秘密，但被告要免责的唯一途径是公开其技术方法与原告的专利方法进行比较。也因为原告立案时证据的不充分性，而且，他人即使是制作同样的商品也可以用不同的方法，因此，原告的诉讼风险大在情理之中。

在判断是否侵权时，首先要确定原告专利的权利保护范围。权利保护范围以权利要求书记载为准。对权利要求书的解释原则上采用字面解释。如果权利要求书中词义有异义的，按专利技术所属领域最通常的解释同时结合专利说明书和附图综合确定。本案原告的权利要求总体上分为查询步骤和商品代码生成步骤两大部分。每个部分又分若干节，每节之间及两大部分之间均用“；”分开，因此，可以断定原告权利要求书描述的内容为一个整体，查询步骤和商品代码生成步骤均为原告权利要求的必要技术特征。所以，只有被告“海南兆信公司”查询步骤和商品代码生成步骤与原告权利要求书表述的相同或等同，被告才构成侵权。经鉴定，被告“海南兆信公司”的防伪技术中的代码生成步骤与原告专利描述的商品代码生成步骤从结构、作用和效果等方面都不同，而且，商品代码生成步骤是原告专利技术创新所在，因此，被告的技术方法没有覆盖原告的专利技术特征，不构成侵权。

在方法发明专利中，原告最佳的诉讼技巧是在起诉同时提出对被告相关技术方法的证据保全。只有在被告没有防备的情况下，原告能够通过保全手段获取被告真实的技术方法和资料。如果被告接到原告的起诉状后，即便被告的技术方法实际上侵犯了原告的方法专利，被告在研究原告的专利文献后，极易规避原告的专利方法，尤其是技术力量强的当事人。除非原告的专利方法是目前技术背景下能够生产或制作方法专利产品的唯一方法，但这种情况非常少。

2、方法发明专利侵权诉讼中被告商业秘密的保护。如前所述，原告起诉时非常可能对被告使用的技术方法的了解是不确切的、模糊的，侵权证据大多不充分。但根据方法发明专利举证责任倒置原则，被告有义务提供证据证明其使用的方法不侵犯原告的专利权。那么，被告势必要公开其使用的技术方法，并且往往是采取了一定保密措施的技术方法，这就极易泄密。如何在诉讼中保护当事人的商业秘密是这类案件审理的难点之一。本案在被告“海南兆信公司”提供证据证明确实存在可保护的商业秘密后，法院主要在以下几个环节视情采取措施：(1)证据交换和开庭过程中对被告“海南兆信公司”的部分核心技术证据不予公开出示。被告“海南兆信公司”在证据交换时，提交了其防伪系统的防伪编码方法及补充的防伪技术方案等证据，同时，请求法院不向原告出示上述技术资料。合议庭评议后同意了被告“海南兆信公司”的上述请求。笔者以为，本案决定是否将有关证据向对方当事人出示，主要应考虑以下因素：一是防伪技术属于特种行业，这种技术本身要求其对防伪编码的方法采取较高的保密措施。否则，编码方法一旦公开，易使他人通过反向工程破译编码制作参数。二是不向对方出示的证据材料仅限于被告的核心技术资料。三是被告提供的证据尽管不向对方当事人公开，但应当向法院和鉴定专家公开。四是考虑到本案原被告技术对比以鉴定专家到被告处现场鉴定为准，被告技术不向原告公开某种程度上对原告实体权利并无损害。(2)鉴定过程中对被告核心技术的保密。首先，要求鉴定机构和鉴定专家保密。法院出具给鉴定机构的鉴定委托函中，明确要求鉴定机构对本案涉及的相关技术保密。如果鉴定专家接触被告的技术秘密后泄密的，应当承担民事责任，情节严重的应当承担刑事责任。其次，当事人的有关技术非鉴定必须的技术，可以不向专家公开。原则上被告应当向专家公开其使用的技术，保障专家鉴定的顺利进行。如果系鉴定所必须的技术资料或操作程序，被告不予公开或配合的，被告要承担举证不能的责任。但是，如果当事人的技术与本案鉴定没有利害关系的，当事人有权不向专家公开。如被告“海南兆信公司”密码生成的技术函数因与原告专利权利要求无关联性，所以，始终未向鉴定专家公开。第三，隐去鉴定报告中涉及当事人技术秘密部分。在鉴定机构出具鉴定报告前，被告向法院提出申请，要求鉴定报告因涉及被告的技术秘密不向原告出具。合议庭讨论认为，原告申请整个鉴定报告不向原告出具没有依据，但鉴定报告中涉及被告核心技术部分可以隐去。所以，经对鉴定报告内容审查，要求鉴定机构将原准备出具的鉴定报告中M′二十一位数字编码组成和0′－0组内代码生成方法内容在鉴定书正文隐去，由鉴定机构以附件方式将隐去部分向法院提供。将这部分内容隐去，有利于防止他人通过公开的实例和技术破译被告密码的生成参数和方法，也有利于市场秩序的稳定。但是，法院应当告知原告隐去部分内容的类别和大致概况。(3)当事人阅卷、法院的判决文书及归档中的对当事人商业秘密的保护。案件未审结前，一方当事人及其代理人阅卷的，书记员应将其他当事人案卷材料中涉及商业秘密的材料分拣出来，不让阅卷人阅看这部分证据。法院在制作法律文书尤其是判决书时，应当注意不要将涉及一方当事人核心技术的具体内容表述在判决书中，泄露当事人的商业秘密，因为判决书是应当公开的。归档时，应当将涉及商业秘密的证据材料、笔录等归入案卷副卷，保障案件判决后当事人的商业秘密不被公开。

在决定一方证据是否向对方出示，笔者体会主要掌握三个原则：(1)当事人申请原则。法院是基于当事人的申请决定当事人的证据是否向对方出示，法院在程序的启动方面是消极的。法院主要审查当事人一方申请理由、对方抗辩的理由等是否成立。法院不应主动介入要求一方证据向对方保密，除非该证据确实涉及国家机密或国家重大利益。(2)合议庭决定原则。当事人获取、了解对方当事人向法院提供的证据，这是当事人的一项诉讼权利。出于保护商业秘密的原因，决定是否向对方出示是诉讼中的一项重大事项，应当由合议庭讨论决定，确保程序和实体的公正合法。由合议庭审查决定当事人的申请是否成立，如果一方申请理由成立的，决定哪些材料不向对方当事人出示。应当审查被告要求不向对方出示的证据是否案件定案的关键证据，如果是关键证据的，是否造成原告抗辩无从着手。即便是当事人在交换证据和庭审时不出示的证据，合议庭亦应决定对证据的类别和概括抽象的主要内容披露到什么程度。(3)公平合理原则。专利法未对方法发明专利中保护被告的商业秘密作出规定，只有民事诉讼法对商业秘密的保护作出原则性规定。而且，由于每个案件的技术含量、保密性均不同，难以对保密的内容、方式和程度作出划一的规定，因此，法官对方法发明专利侵权案件中证据内容是否披露等程序事项享有较大的自由裁量权，运用不当会影响案件的公正审理。笔者以为，合议庭要在保护当事人的诉权与保护商业秘密之间找到平衡点，相关证据的披露程度要公平合理，能够使对方当事人行使正当的诉权。